Direito de uso da marca ‘Metro’ pelo grupo Bandeirantes
REsp 1.869.962 – Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – Terceira Turma
Sessão presencial (videoconferência) de 2.3.2021
Recurso especial interposto por Metro Jornal S.A. e Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo no qual se declarou o uso indevido da marca ‘Metro’ para a classe de publicações em geral pelas recorrentes. Este o teor do acórdão recorrido:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Uso indevido de marca ‘METRO’ para a classe de jornais, revistas e publicações periódicas em geral – Marcas da autora ‘Metrô News’ e ‘Jornal do Metro’ devidamente registradas junto ao INPI desde o ano de 1976 – Rés que reproduzem parte essencial ou característica da marca (METRO) para a mesma classe de produtos e na mesma localidade – Rés que pediram o registro de sua marca METRO junto ao INPI e tiveram o pleito indeferido – Irrelevância do fato de existir ação anulatória de registro pendente de julgamento perante a Justiça Federal, sem a obtenção de tutela de urgência – Até que sejam cancelados os registros da autora, produzem estes todos os seus regulares efeitos – Expressão METRO constitui o núcleo da marca e não pode ser utilizado pelas rés, pena de causar desvio de clientela e diluição – Recurso provido, para determinar que as rés se abstenham de utilizar marca e nome fantasia semelhantes, bem como de divulgá-los pelos veículos de propaganda, como impressos, outdoors e sítio da Internet, pena de incidência de multa diária – Similitude de marcas, aliada a identidade de atividade de publicação de jornais de distribuição gratuita na mesma região que causam danos materiais e morais à autora – Teoria do ilícito lucrativo – Danos morais fixados em R$ 100.000,00 e danos materiais a serem apurados em sede de liquidação – Ação procedente – Recurso provido. LEGITIMIDADE PASSIVA – Natureza absoluta do direito de marca, com efeitos erga omnes – Grupo de empresas que celebram contrato de joint venture para explorar a marca que se caracteriza como contrafação – Proveito econômico manifesto de ambas as parceiras – Pertinência para figurar no polo passivo e receber os efeitos da condenação. Recurso provido, para incluir a corré Rede Bandeirantes no polo passivo da demanda. Aplicação do artigo 515 do Código de Processo Civil. Causa madura, que comporta desde logo julgamento de mérito. Recurso provido.
No recurso especial, alega-se inaplicabilidade da teoria da causa madura no caso, porque necessária a realização de prova técnica; ausência de titularidade da marca pela recorrida (art. 130, inc. III, da Lei de Propriedade Industrital), a qual teria sido reconhecida às recorrentes em outra ação; usurpação, pela justiça estadual, da competência da justiça federal para julgar uso de marca por aquele que detém o registro (arts. 5º, inc. XXIX, da Constituição Federal; e 57, 129 e 167 da Lei nº 9.279/1996); ilegitimidade passiva da Rádio e Televisão Bandeirantes para figurar na causa, por ser apenas parceira comercial da Metro Jornal S.A; necessidade de suspensão da ação enquanto noutras se discute da concessão do registro da marca Metro e a titularidade das Marcas Metrô News e Jornal do Metrô (arts. 5º, LV, XXVII e XXVIII, da Constituição Federal e 313, V, 493 e 938, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973).
Requerem o provimento do recurso especial declarando-se a ilegitimidade ativa e passiva e, caso superada essa questão, que o acórdão estadual seja julgado nulo, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau para reabertura da fase instrutória, ou ainda, para que seja reconhecida a existência de prejuízo externo. Não sendo o caso, que sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.
A Ministra Vice-Presidente (Laurita Vaz) havia negado seguimento ao agravo em recurso especial, reconsiderando essa decisão e determinando a distribuição do agravo, provido pelo Min. Ricardo Villas Bôas Cueva para julgamento do mérito do recurso especial.
Na mesma sessão de julgamento, está previsto o REsp 1.911.946, também da relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, no qual a empresa Metro International S.A. discute o uso da mesma marca.
Em 2.3.2021: Proclamação Final de Julgamento: A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.